Come registrare un marchio

Chiunque abbia un’idea imprenditoriale di successo,  stia avviando un’attività o una società unica, o voglia preservare e proteggere il nome di un prodotto innovativo, prima o poi pensa alla registrazione di un marchio.

Il marchio è un segno distintivo, unico e inimitabile, che permette di identificare un servizio o un prodotto.

Prima di spiegarti come registrare un marchio, vorrei ti fossero chiari i vantaggi che la registrazione di un marchio  può portare alla tua società o attività commerciale.

Tra i principali vantaggi vi sono:

• L’unicità e la non riproducibilità del marchio stesso da parte di altre aziende o società concorrenti;
• La possibilità di far accrescere la propria autorità nel settore;
• Ottenere maggiore fiducia da parte dei consumatori;
• Affitto o rivendita del marchio ( es: Franchising );

Registrazione marchi: dove richiederla

Se da un lato registrare un marchio presenta evidenti aspetti positivi, dall’altro non sempre si sa come e dove procedere alla sua registrazione.

Prima di pensare a quale marchio registrare, a come realizzarlo e a quali sono le caratteristiche da rispettare, è necessario stabilire dove richiedere la registrazione del marchio.

Una cosa che molti non sanno è che un marchio, una volta registrato in Italia, sarà protetto da eventuali repliche solo in Italia, mentre potrebbe essere replicato all’estero.

Per rendere valido il marchio in altre nazioni europee o extraeuropee è possibile:

• Effettuare la richiesta per il Marchio Europeo: questo varrà in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e anche in quelli che eventualmente entreranno a far parte dell’Unione in futuro. Per inoltrare la richiesta è necessario rivolgersi all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale).
• Registrare un marchio internazionale: in questo caso il marchio sarà considerato valido in tutti e 97 i paesi che hanno siglato il Trattato di Madrid.
• Richiedere un marchio estero: se non si ha interesse a proteggere il marchio in tutta l’Europa o in tutto il mondo, ma solo in determinati paesi, si potrà procedere alla richiesta del marchio estero.
  Ad esempio, se desideri registrare un marchio in Francia lo puoi fare, seguendo le leggi del paese prescelto.

Come registrare un marchio: le 4 fasi principali

Nel momento in cui si procede a registrare un marchio, sono quattro i passaggi principali da seguire:

1. Progettazione e realizzazione del marchio;
2. Ricerca di anteriorità: perché è fondamentale.
3. Classificazione di Nizza
4. Registrazione del marchio a livello nazionale o internazionale;
5. Valutazione;
6. Utilizzo, tutela e rinnovo del marchio dopo la registrazione;

Fase 1: Preparazione

A tale proposito occorre fare una doverosa premessa: una volta depositata, la richiesta di registrazione di un marchio viene esaminata dall’organo competente (UIBM per l’Italia, UAMI per l’Europa, e WIPO per le domande internazionali), che può riservarsi di respingerla nel caso in cui riscontri la presenza di “impedimenti assoluti”.

Gli impedimenti assoluti consistono in segni privi di carattere distintivo, vale a dire termini generici di prodotti o servizi.
Un esempio concreto: se un’impresa volesse registrare il marchio “tavoli” per vendere i tavoli da essa prodotti, la domanda verrebbe respinta poiché “tavolo”è il termine generico del prodotto. 

Lo stesso vale per i termini descrittivi, vale a dire espressioni che alludono alle caratteristiche essenziali e alle prestazioni rese dal prodotto (ad esempio la parola dolce riferita a prodotti dolciari). Tali espressioni vengono difficilmente accettate come marchio, poiché la loro registrazione ne darebbe il diritto d’utilizzo esclusivo ad una sola realtà.

Allo stesso modo, è facile che termini qualitativi o elogiativi (come “migliore”, “classico”, “innovativo”) diano luogo a simili obiezioni, a meno che non facciano parte di un marchio complesso o composto, che abbia un carattere distintivo.

Vengono inoltre esclusi dalla possibilità di essere registrati i Marchi decettivi, vale a dire quei marchi che potrebbero trarre in inganno il consumatore circa la qualità, la provenienza geografica, o la natura del prodotto.

Ad esempio la sagoma stilizzata della regione Sicilia su un vino prodotto in Cina e con materie prime cinesi, può trarre in inganno circa l’origine geografica, e conferire un valore aggiunto non fondato al prodotto stesso.

Sempre negli impedimenti assoluti rientrano anche i Marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume, che potrebbero violare regole morali o religiose di comune accettazione e bandiere, stemmi ed emblemi di Stati e organizzazioni internazionali.

Oltre a questi impedimenti, l’organo designato per l’esame della domanda di registrazione del marchio può decidere di rifiutarla, nel caso in cui esso vada in conflitto con un marchio precedentemente registrato (in questo caso si parla di “impedimenti relativi”): due marchi simili o identici, registrati per la stessa classe merceologica infatti, potrebbero causare confusione nei consumatori, e ledere agli affari di entrambe le imprese.

Per avere maggiori possibilità di superare gli esami degli impedimenti, assoluti e relativi, occorre pianificare e valutare con molta attenzione sia il marchio stesso che si desidera tutelare, sia le modalità, le classi merceologiche, ed i paesi per i quali si intende effettuare la registrazione.

Ricerca di Anteriorità: come e perché farla?

Tra le difficoltà che possono insorgere prima della registrazione di un marchio vi è la scelta di un simbolo o nome già registrato.

Per ovviare a questo problema, prima d’iniziare, è necessario effettuare una ricerca di anteriorità del marchio, ovvero una ricerca condotta tra i marchi già depositati o registrati, che miri ad escludere evidenti somiglianze con altri marchi già esistenti. Questo passaggio è fondamentale.

Attraverso una ricerca marchi, ad esempio, è possibile ottenere tempestivamente risposte ad importanti quesiti inerenti i diritti di protezione già esistenti, come ad esempio:

• Il marchio da me prescelto è già depositato o registrato?
• Da quanto tempo, per cosa e da chi?

Inoltre è possibile che dopo il deposito, durante la fase di esame del marchio, i titolari di altri marchi decidano di aprire un’opposizione alla registrazione, nel caso in cui ritengano che il marchio che si vuole depositare sia confondibile con il loro.

Ovviamente, anche le opposizioni vengono esaminate dagli organi preposti per verificarne la validità, ma nel caso in cui vengano approvate, per il richiedente non resta altro che annullare in toto la domanda di registrazione, oppure, laddove possibile, eliminare dalla stessa gli elementi per i quali si è ricevuta l’opposizione.

Sono situazioni spiacevoli, anche dal punto di vista economico, poiché il rischio è quello di perdere le tasse versate per la registrazione.

Proprio per questo è importante effettuare tutte le ricerche possibili, e chiedere il consulto di un esperto, prima di arrivare al deposito.

In ogni caso va ricordato che una ricerca d’anteriorità ha solo un valore orientativo, infatti non è sempre facile capire se il marchio da voi scelto potrebbe essere giudicato simile ad un marchio già registrato da un’altra impresa.

Ricordiamo infine che se si intende registrare un marchio italiano, la ricerca deve essere condotta non solo in ambito nazionale, ma anche a livello comunitario ed internazionale, prendendo in considerazione i marchi esteri che hanno designato l’Italia e l’UE.

Classificazione di Nizza: come funziona?

Oltre alla ricerca di anteriorità, per semplificare la registrazione e meglio definire la tutela dei marchi, esiste il cosiddetto Sistema Internazionale di Classificazione dei Marchi (o Sistema di Nizza< per la classificazione dei marchi).

La classificazione di Nizza  è stata introdotta per la prima volta il 15 giugno del 1957 e in seguito ha subito varie modifiche e aggiornamenti, l’ultimo entrato in vigore il 1° gennaio del 2018.

In cosa consiste la classificazione di Nizza?

La classificazione di Nizza prevede ben 34 classi, che esplicano i principali settori merceologici (prodotti), e 11 classi che invece esplicano i servizi.

Grazie a questo sistema di classificazione si può (anzi, si deve) registrare il proprio marchio con la massima chiarezza, inserendolo nella giusta classe di riferimento. Infatti, secondo l’articolo 7 del CPI (Codice della Proprietà Industriale) non è possibile registrare e proteggere un marchio astratto, ma è necessario che questo faccia riferimento a determinati servizi o prodotti.

Questi devono poter essere descritti con precisione per poter così garantire la sicurezza giuridica del marchio.

La classificazione di Nizza prevede che tutti i paesi che hanno siglato l’accordo, effettuino la registrazione dei marchi seguendo le classi che la contraddistinguono. Ciò è obbligatorio sia per la registrazione di un marchio nazionale sia per quelli europei e internazionali.

Il mio marchio è registrabile?

Infine, prima di procedere alla fase della registrazione, bisogna sapere se il marchio è realmente registrabile.

Possono costituire marchi d’impresa i segni rappresentabili graficamente, atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli altrui.

La legge richiede che un segno possa essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di:

• Novità: in quanto non confondibile con segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);
• Capacità distintiva: in quanto idoneo a distinguere un prodotto o servizio da quello di altri;
• Liceità: in quanto non contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume e, soprattutto, non finalizzato a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio:

• I segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, o  considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
• I segni finalizzati ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.
• I ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente (se il loro uso è tale da ledere la fama e il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi)
• I segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.
• I segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi.
• I segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
• I segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive.
• I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
• I segni identici o simili a un segno già noto come marchio, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi.
• I segni identici a un marchio registrato già da altri nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici.
• I segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità dei prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione.
• I segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio goda di rinomanza nello Stato (o, se comunitario, nella Comunità) e se l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

Fase 2: Registrare il marchio

Pianificati gli aspetti strategici della registrazione, e chiarito come vorremo utilizzare il marchio e in quali paesi, è il momento di provvedere al deposito della domanda di registrazione.

Per prima cosa vediamo come procedere alla registrazione di un marchio nazionale in Italia.

Registrazione Marchio in Italia

La domanda di registrazione per marchio d’impresa deve essere redatta su apposito modulo e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio Industria e Artigianato.

In alternativa, la domanda potrà essere inviata per posta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tale alternativa è tuttavia sconsigliata, in quanto l’UIBM è obbligato a trasmettere la domanda alla Camera di Commercio al fine dell’attribuzione del numero e della data di deposito, con evidente dispendio di tempo al fine della decorrenza della protezione.

Per il deposito è necessario presentare i seguenti documenti:

• Moduli debitamente completati
• Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria
• Marca da bollo da allegare alla pratica depositata
• Marca da bollo aggiuntiva se si sorpassa il numero di fogli consentito per singola domanda
• Copia (no fronte/retro) dei documenti di identità dell’intestatario
• F24 della tassa di registrazione
• Atto di delega (eventuale)
• Triplice copia di tutta la documentazione (firmata)

Poiché ogni minima imprecisione nella compilazione del modulo può portare al rifiuto del deposito, oppure ad una errata registrazione, consigliamo sempre di rivolgersi ad un esperto per la sua preparazione.

Registrazione Marchio Europeo

Registrare un marchio nell’Unione Europea prevede invece che si presenti la domanda per la registrazione all’ufficio EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà intellettuale) la cui sede principale si trova ad Alicante, in Spagna.

La registrazione di un marchio europeo è valida in tutto il territorio e per tutti gli stati membri dell’UE, anche in quelli che si aggiungeranno successivamente all’Unione Europea.

Come per il marchio nazionale, anche quello che viene registrato nell’Unione Europea deve rispettare i medesimi standard.

La registrazione del marchio Europeo può essere effettuata in formula semplificata. Questa prevede la compilazione di un’unica domanda, in una sola lingua e presso un unico centro amministrativo.

Quindi, se desideri registrare un marchio europeo dall’Italia, basterà compilare l’apposita domanda in italiano e trasmetterla attraverso la Camera di Commercio più vicina, che provvederà successivamente all’invio presso l’EUIPO.

Il fascicolo prevede anche un’unica tassa. Questa è pari a 1.000 euro per il deposito in formato cartaceo, mentre è pari a 850 euro per il deposito in formato elettronico.

Per ogni classe di prodotti o servizi (vedi la classificazione di Nizza) che si vuole registrare è necessario aggiungere 50 euro per le prime due classi,  150 euro per ogni classe dalla terza classe in poi che si desidera registrare.

Tieni sempre presente che è possibile che un’altra società provveda all’apertura di una procedura di opposizione. Per questo motivo ricordati di effettuare una ricerca di anteriorità prima della registrazione del tuo marchio.

Infine, la registrazione marchi nell’Unione Europea, dopo l’accettazione, prevede una validità del marchio per dieci anni. Trascorsi questi, sarà possibile procedere nuovamente al rinnovo del marchio per ulteriori dieci anni.

Registrazione Marchio Internazionale

La registrazione del marchio internazionale è molto più semplice di quanto si pensi. Infatti, è possibile procedere alla registrazione di un marchio internazionale con un unico iter.

La procedura permetterà di registrare il marchio in tutti i 97 paesi che hanno aderito all’Accordo di Madrid.

Questo prevede una cooperazione tra gli uffici nazionali e quello dell’OMPI-WIPO.

Come per il marchio Europeo anche questo può essere presentato con un’unica domanda, in un’unica lingua e attraverso il pagamento di specifiche tasse.

Per registrare un marchio internazionale è necessario:

• Presentare la domanda per la registrazione internazionale presso la Camera di Commercio.
• Applicare un bollo da 16,00 euro
• Compilare il formulario MM2 dell’OMPI/WIPO in doppia copia compilato in inglese o in francese.
• Effettuare un versamento di 34 euro con l’apposito modello F24
• Effettuare il versamento della tassa di concessione governativa mediante modello F24 pari a 135,00 euro
• Allegare le ricevute di versamento alla domanda a favore dell’OMPI/WIPO.

Come il marchio europeo, il marchio internazionale ha una durata di 10 anni, dopo di ché può essere rinnovato, prima dello scadere della decade.

Fase 3: Valutazione del marchio depositato

Dopo il deposito, la domanda di registrazione del marchio viene valutata dagli uffici designati. Che si tratti di una domanda di marchio nazionale, comunitario o internazionale, il processo di analisi e valutazione della richiesta è simile.

Innanzitutto, vi è una fase di esame vero e proprio della domanda. La procedura ha inizio con la ricezione della domanda da parte dell’ufficio, sia esso l’UIBM, l’UAMI o il WIPO, che intraprende le seguenti attività:

• Attribuzione di una data di deposito
• Verifica della classificazione dei prodotti e servizi indicati nella domanda;
• Ricerca nei registri nazionali di marchi identici, oppure (nel caso di registrazioni non nazionali) trasmissione della domanda agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri affinché effettuino delle ricerche nei loro registri
• Accertamento di eventuali impedimenti assoluti alla registrazione.

Se ci sono delle reticenze da parte dell’ufficio per esempio per motivi legati alla non originalità, o ad un’interpretazione semantica non consona del marchio, vengono redatte ed inviate al richiedente delle relazioni di ricerca, spesso chiedendo di replicare con le proprie motivazioni.

A questa fase segue la pubblicazione della domanda sui bollettini ufficiali, in seguito, per un periodo di 90 giorni, è data possibilità ad altri proprietari di marchi depositati o registrati di presentare una richiesta di opposizione alla registrazione.

Questa deve essere ovviamente motivata e si basa in genere sulla somiglianza del marchio depositato con altri già esistenti.

È possibile presentare un’opposizione entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della domanda di registrazione. 

Se l’esito del procedimento di opposizione è favorevole al richiedente, o se non viene proposta alcuna opposizione, il marchio viene registrato.

Nonostante la registrazione avvenga generalmente in una data di qualche mese posteriore a quella del deposito, la tutela del marchio è comunque fatta partire dalla data del deposito stessa.

Fase 4: cosa fare dopo la registrazione del marchio

La registrazione non è un risultato fine a sé stesso ma solo l’inizio della parte più importante della vita del marchio.

Il marchio è un diritto e l’errore più grande che si può commettere è quello di dare per scontato questo diritto dopo averlo ottenuto.

la prima cosa da fare è indicare chiaramente che il marchio è protetto e registrato.

Questo può scoraggiare potenziali violazioni ed essere d’aiuto in caso di azioni legali.

Puoi utilizzare il simbolo ® per indicare che il marchio è registrato, oppure il simbolo ™ per indicare che il marchio è stato depositato e che è in corso la procedura di registrazione.

È importante non usare i simboli ® oppure ™ su un marchio che non è stato registrato o depositato, poiché questo costituisce reato in alcuni paesi, tra cui l’Italia, ed è punibile con una sanzione.

Come tutelare il proprio marchio registrato

Una volta registrato un marchio in Italia, in Europa o a livello internazionale questo dev’essere tutelato. Spetta al titolare del marchio la tutela.

Cosa fare per tutelare il proprio marchio registrato?

La tutela prevede che sia lo stesso titolare del marchio a scoprire e a provvedere in casi di eventuali violazioni.

Quindi, attraverso un controllo annuale o semestrale dei nuovi marchi registrati nelle banche dati, è possibile controllare se vi siano registrazioni che possano ledere al vostro marchio o alla vostra attività.

Il titolare deve provvedere dunque direttamente alla protezione del suo marchio gestendo un servizio di sorveglianza e, nel caso, intervenendo a tutela dei suoi diritti.

Nel caso sussistessero delle violazioni, il titolare del marchio può procedere al ricorso di opposizione nei confronti di un marchio simile o identico a quello che si è registrato in precedenza.

Oltre al ricorso di opposizione è possibile anche inviare una lettera di diffida a colui che sta perpetrando la contraffazione del marchio, avviando così un’azione legale.

Sicuramente è meglio optare per il ricorso di opposizione, in quanto per via legali con una diffida, potrebbero volerci anche tre o quattro anni per dimostrare e poi procedere alla cancellazione del marchio “contraffatto”.

È necessario utilizzare il marchio dopo la registrazione?

Una domanda che si pongono in molti: è realmente necessario impiegare il marchio dopo la sua registrazione?

Per rispondere a questa domanda basta leggere l’articolo 24 del CPI. Questo prevede che il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dall’avvenuta registrazione. Se ciò non avviene il marchio potrebbe essere posto a decadenza.

Cosa significa?

Se non lo si utilizza nei cinque anni successivi, il marchio non verrà più protetto e quindi si dovrà procedere nuovamente alla sua registrazione.

Come effettuare il ritiro della domanda?

Oltre alla decadenza, la domanda può essere anche ritirata volontariamente.

Nel momento in cui non si è più interessati ad effettuare la registrazione del marchio si può richiedere il suo ritiro.

Per il ritiro della domanda è necessario rivolgersi o agli uffici competenti della Camera di Commercio, oppure è possibile effettuarlo telematicamente attraverso il sito

www.servizionline.uibm.gov.it.

L’istanza per il ritiro deve riportare tutti i dati e le indicazioni anagrafiche di chi effettua la richiesta e la data in cui è avvenuto il deposito della domanda. Inoltre è necessario allegare il versamento di una tassa pari a 34 euro mediante un modello F24.

Come rinnovare il marchio dopo i primi 10 anni

Come abbiamo già accennato il marchio nazionale, Europeo o internazionale ha una validità di 10 anni, dopo di che è possibile procedere al suo rinnovo.

Per rinnovare il marchio è necessario che sia il proprietario di questo, o colui che lo rappresenta, ad effettuare questa pratica.

Il rinnovo del marchio deve essere effettuato ogni dieci anni, entro i 12 mesi della scadenza del decennio in corso o al massimo entro sei mesi dopo che è avvenuta la scadenza. Il calcolo viene effettuato in base al giorno della data di deposito della domanda.

Il rinnovo del marchio può essere effettuato infinite volte ogni 10 anni.

Per rinnovare il marchio è possibile presentare la domanda con varie modalità:

• Attraverso il portale online www.servizionline.uibm.gov.it
• Con il modulo cartaceo presso la Camera di Commercio
• Procedendo al rinnovo postale inviando il modulo all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Per il rinnovo è necessario sostenere alcune spese, come:

• Marca da bollo pari a 16,00 euro
• Tassa di registrazione pari a 67 euro per una classe, e di 34 euro per ogni classe aggiunta
• Diritti di Segreteria pari a 40,00 euro
• Tassa di concessione governativa pari a 34,00 euro

Una volta effettuato il rinnovo, il marchio sarà nuovamente valido per altri 10 anni.